一、前言

 

可预见性规则是与等同侵权原则相伴而生的专利侵权判定规则，通说认为，该规则源于2002年美国联邦巡回上诉法院的 Rader 法官在Johnson & Johnson Assocs. v. R. E. Serv. Co案中首次提出，即等同原则不能囊括专利权人在申请专利时已经可以预见到并且应当将其涵盖在权利要求保护范围之中的技术方案。最高人民法院也在（2015）民申字第740号民事裁定书中阐明了适用可预见性规则用以限制等同原则适用的裁判立场。尽管目前可预见性规则尚未如“全面覆盖原则”、“等同侵权原则“、“捐献原则”、“禁止反悔原则”等裁判规则以成文的方式规定于《专利法》及相关司法解释中，但最高院以及各地方法院案例中已多次在判例中适用了可预见性原则作为与专利等同侵权判定同时考量的因素之一。随着可预见性规则逐渐为司法实践所接受，被诉侵权人也开始在专利诉讼中适用可预见性规则作为不侵权抗辩的理由之一，用以对抗或限缩专利权人等同侵权的主张。本文将通过分析归纳司法实践中关于可预见性规则的适用方式，以期为不侵权抗辩中适用该规则提供指引。

 

二、判断适用可预见性规则的一般步骤

 

北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》第60条为可预见规则的适用提供了有益的尝试，“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”本文参照该裁判观点，将判断等同侵权中某一存在替代方案的技术特征是否适用可预见性规则的一般步骤可以归纳如下：

 

1、确定专利类型。

 

2、对于发明专利，需要进一步确定该存在替代方案的技术特征形成的时间是在申请时即存在还是在专利修改时形成；对于实用新型专利的技术特征则无需考虑。

 

3、如果该存在替代方案的技术特征是申请时已经存在，确定其是否为该发明专利的发明点；如果是在专利修改时形成，则无需考虑该特征是否为发明点。

 

4、判断该替代方案在专利申请或修改时是否明知或足以预见。

 

 

三、被诉侵权人在不侵权抗辩中的适用可预见性规则的几个重要问题

 

1、可预见性规则依当事人申请适用，还是法院依职权适用

 

尽管可预见性规则已逐渐成为等同侵权判定时考量的重要因素之一，但各地法院对该规则的适用仍处于探索之中，即使是最高人民法院公开的判决中对于法院是否主动审查可预见性规则也呈现出不同的倾向。

 

在最高人民法院孙俊义、任丘市博成水暖器材有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案中，再审被申请人（原审被告）仍是通过否定等同侵权的构成要件来进行不侵权抗辩，最高人民法院在认定等同侵权时主动引入了可预见性规则用以限缩涉案专利权利要求1的保护范围，并据此否定了其与2009年12月15日作出的（2009）民申字第157号民事裁定书中被控侵权产品“进水套的上表面呈平面”与涉案专利权利要求1“进水套的上表面呈锥面”构成等同技术特征的认定。

 

而在最高院四川金象赛瑞化工股份有限公司、北京烨晶科技有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案中，最高人民法院将涉案专利权利要求5中“所述热气过滤器为袋式过滤器”与被控侵权产品“类似管网的过滤截留面”认定为等同技术特征，并认定“被诉侵权技术方案中的热气过滤器即使并非涉案专利所述的袋式过滤器，也是本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果的过滤器”。笔者认为，涉案专利申请于2011年，不论是权利要求5中“袋式过滤器”还是被控侵权产品“类似管网的过滤截留面”都是常见的过滤手段，作为专利申请人在申请时应当明知或可以预见后者可以作为前者的替代技术方案，同时争议的“袋式过滤器”这一技术特征作为权利要求5的附加技术特征，也属于公知技术，亦非发明点技术特征，理应符合可预见性规则的适用条件。最高人民法院在被控侵权人未主动提出适用可预见性规则的情况下，亦未主动对该规则的适用进行审查，直接按照传统的等同侵权“四要素”认定争议的技术特征构成等同，由此可见法院是否在等同侵权判定中主动依职权审查适用可预见性规则仍存在一定的不确定性。

 

鉴于此，现阶段被控侵权人在涉及需要进行等同侵权判断的案件中，仍需要主动在不侵权抗辩中引入可预见性规则并积极举证以对抗或限缩专利权人等同侵权的主张。

 

2、发明专利中发明点特征的判断

 

对于发明专利在申请时形成的存在替代方案的技术特征，需要进一步判断该技术特征是否为涉案发明专利的发明点。所谓发明点是指体现发明创造对现有技术做出贡献、使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征，因此判断该特征是否为发明点特征时可以参照评价新颖性、创造性的方法进行。尽管在侵权诉讼中通过大量列举现有技术中的对比文件无疑是区分发明点技术特征和非发明点技术特征的可行方式之一，但实践中可能增加法院审理的负担，同时也与国家知识产权局的职能产生一定重合。鉴于此，笔者认为可以先从以下几条路径确定争议的技术特征是否为发明点：

 

（1）通过涉案专利文本记载的内容确定，如可能构成等同的替代方案已经记载在专利文件的说明书技术特征已经被记载在专利文本说明书的背景技术中；

（2）通过优先权文本、审查意见及意见陈述确定发明点；

（3）通过涉案专利无效决定书或主动发起无效宣告程序确定确定发明点

 

3、“明知”或“足以预见”的举证

 

对于“明知存在替代性技术特征”的情形，是对于专利权人在专利申请或修改时的认知的客观状态的判断，因此相关的证据准备也是针对专利权人本人进行，可以通过涉案专利文本背景技术、优先权文本、审查意见陈述书、专利无效程序中的意见陈述、专利权人的文献著作、专利权人在申请申请或修改时已经实际运用的等同实施例以及专利权人在其他案件中的陈述确定。

 

对于“足以预见存在替代性技术特征”则是对专利权人在专利申请或修改时的认知状态的推定，即按照本领域普通技术人员的认知程度是否足以预见在专利申请或修改时存在替代性技术特征，证据准备可以围绕专利申请时或修改时的公知常识和惯常替换手段进行，如相关的行业标准、教材、期刊文献、著作、大量在申请时已经公开的专利文献等。

 

四、对可预见性规则的展望

 

通过适用可预见性规则限制等同侵权，无疑对保护公众信赖利益和倒逼专利质量提升有着积极意义。最高人民法院同过一系列的生效判例明确释放出通过可预见性规则限制等同原则适用的强烈信号，然而其司法裁判标准仍在探索之中，各地法院也存在认定标准不统一的情况。学界对可预见性规则的适用也存在争议，主要体现在：1、可预见性规则是否会过度限制等同侵权原则的适用；2、可预见性原则是否与当下产业发展水平相适应；3、通过提高专利权人和代理人撰写水平是否在客观上能够满足可预见性规则隐含的对专利文件的应然要求。

 

因此一方面需要通过推动立法或法律解释确立统一可预见性规则的裁判标准，避免司法实践中的混乱；另一方面也要注重平衡专利权人与公众信赖利益、平衡可预见性规则与等同侵权原则的适用边界、平衡可预见性原则对专利文件的应然要求和专利撰写的客观限制。

 

参考文献：

【1】最高人民法院（2009）民申字第157号民事裁定书

【2】最高人民法院（2015）民申字第740号民事裁定书

【3】最高人民法院（2020）最高法知民终1559号

【4】马云鹏：《等同侵权判定中可预见性规则的理解与适用》，载《中国应用法学》2023年第5期。

【5】《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用>》，P248-258

 

作者：咸东旭