所属领域：知识产权
承办人姓名：秦鹏、马骁
分所：北京
 
一、案情简介
2013年10月21日，优尔佳公司委托我律所对第13392060号“香蔓”商标向商标局申请注册，指定使用在第16类的“纸质餐桌用布、纸桌布、彩色皱纹纸、木纹纸、卫生纸、纸手帕、卸妆用纸巾、纸餐巾、纸巾、纸质抹布”商品上。
2014年11月11日商标局作出《商标部分驳回通知书》，初步审定申请商标在“纸质餐桌用布、纸桌布、彩色皱纹纸、木纹纸”上的申请，驳回在“卫生纸、纸手帕、卸妆用纸巾、纸餐巾、纸巾、纸质抹布”上的申请。
引证商标为2008年8月7日核准注册的第6886435号“香蔓”商标，该商标核定使用在第5类的“药茶、矿泉水沐浴盐、卫生紧身内裤、卫生垫、卫生巾、冰箱除臭剂（去味剂）、牙用光洁剂、消毒纸巾、空气清新剂、蚊香”商品上。
在收到《商标部分驳回通知书》后，我律所对引证商标向商标局提出了连续三年不使用的撤销申请。
优尔佳公司不服商标局做出的商标部分驳回决定，于法定期限内向商标评审委员会申请复审，请求核准申请商标在复审商品上的注册。商标评审委员会认为：申请商标与引证商标在复审商品上构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。依据《中华人民共和国商标法》第三十条的规定，决定：驳回申请商标在复审商品上的注册申请。
优尔佳公司不服商评委做出的决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院认为：申请商标在复审商品上与引证商标属于商标法第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。在案证据不足以证明申请商标经过使用，可以使相关消费者将其与引证商标区分开来，从而不会产生对商品来源的混淆误认。对优尔佳公司关于申请商标在实际使用中与其他商标一并使用，与引证商标区别明显，不会引起相关公众混淆误认的主张，不予支持。
优尔佳公司不服北京知识产权法院做出的判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院认为：申请商标指定使用的“卫生纸”等复审商品与引证商标核定使用的“卫生垫、卫生巾”等商品及申请商标指定使用的“纸巾”等复审商品与引证商标核定使用的“消毒纸巾”等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面具有关联性，构成类似商品，原审判决及被诉决定对此认定正确，本院予以维持；商标局虽已经受理对引证商标提出连续三年停止使用撤销申请，但目前引证商标仍为合法有效商标，仍然构成申请商标申请注册的权利障碍。因此，优尔佳公司的该项主张依据不足，本院不予支持。该裁判日期为2016年5月26日。
2016年6月1日商标局作出引证商标连续三年不使用撤销申请的决定：撤销杨华斌第6886435号第5类“香蔓”商标在“1.卫生紧身内裤；2.卫生垫；3.卫生巾；4.消毒纸巾”部分核定使用商品上的注册，原第6886435号《商标注册证》作废，由商标局重新核发《商标注册证》，并于2016年11月20日公告。公告期满，当事人未对撤销决定启动后续行政及司法审查程序。
在收到商标局做出的撤销决定后，我律所向最高人民法院申请再审，最高人民法院认为：引证商标核定使用商品类别中，与复审商品构成类似商品的部分被商标局以连续三年停止使用为由予以撤销，且各方当事人均未对撤销决定启动后续行政及司法审查程序，本案的权利障碍已经消失，申请商标是否应予核准注册的事实基础发生根本性变化，若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册，将导致显失公平的结果。据此，根据情势变更原则，本院对被诉决定、一审及二审判决的结论予以纠正。2017年9月28日最高人民法院做出判决：一、撤销北京市高级人民法院（2016）京行终1954号行政判决及北京知识产权法院（2015）京知行初字第4417号行政判决；二、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2015]第41052号《关于第13392060号“香蔓”商标驳回复审决定书》；三、国家工商行政管理总局商标评审委员会就第13392060号“香蔓”商标重新作出复审决定。
2017年12月23日，商评委做出申请商标予以初步审定的决定。
 
 
 
二、办案过程
2013年优尔佳公司法定代表人刘宗哲委托我律所对“香蔓”商标进行注册，根据该公司的营业范围，我们建议该商标在第16类进行注册，对“香蔓”在16类进行检索后，未发现在先商标，随后即对“香蔓”商标在第16类申请注册。
2014年11月11日收到商标局作出的引证商标为第5类“香蔓”《商标部分驳回通知书》后，向商评委申请驳回复审，同时对该引证商标向商标局提出连续三年不使用的撤销申请，在等待撤三结果时，向法院提起诉讼。在明知审判结果的前提下仍提起诉讼的目的是等待撤三结果，使申请商标处于有效申请商标的状态中。
2016年6月1日收到商标局作出引证商标连续三年不使用撤销申请的决定后，以出现新事实为由向最高人民法院申请再审，最高人民法院查明后，支持了我方的诉讼请求。
 
 
三、案件难点
    该案的难点在于，在商标局作出驳回决定后的应对方法，保住“香蔓”商标。我们对引证商标的权利人进行查询后，决定对该商标提起撤三申请，为了使我们对“香蔓”商标的申请处于有效的状态，必须提起驳回复审以及一审、二审，在收到商标局撤销引证商标的决定书后，立即向最高法院申请再审，依据新事实的出现，判令商评委重新作出复审决定。
 
 
四、案件总结
在提交商标申请后，若被驳回，立即对引证商标采取措施（撤三、无效），在撤三或无效决定作出之前，引证商标仍处于有效状态，需积极走救济程序，以拖延时间，待撤三或者无效的决定作出后，该商标即可初步审定。
本案系我所律师近年代理的经典案例之一，坚持往往是案件取证的关键。本案历经商标局、商评委、北京知产法院、北京高院、最高人民法院五个阶段，当事人在听取律师案情分析意见后顶住了压力并最终取得了胜诉的结果。